Unterlassungsantrag, mit Verwendung eines Zeichens in Alleinstellung, im angefügten „Insbesondere“-Teil das Zeichen mit anderen zusammen, ist widersprüchlich und daher unbestimmt

a) Ein Unterlassungsantrag, der im vorangestellten abstrakten Teil die Verwendung eines Zeichens in Alleinstellung zum Gegenstand hat, im angefügten „Insbesondere“-Teil aber das Zeichen in-nerhalb einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Gesamtbezeichnung aufführt, ist wider-sprüchlich und daher unbestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

b) Soll die Nutzung eines Firmenbestandteils untersagt werden, muss eine Begehungsgefahr nicht nur für die Verwendung der Gesamtbezeichnung, sondern für die Benutzung des Firmenbestandteils bestehen.

c) Hat eine Partei ihr Vorbringen im Laufe des Rechtsstreits oder im Hinblick auf in einem Vorpro-zess gehaltenen Vortrag geändert, insbesondere präzisiert, ergänzt oder berichtigt, kann dies im Rahmen der Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) Bedeutung erlangen.

d) Die allgemeinen Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Ver-bindung mit § 242 BGB) sind bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Unternehmens-kennzeichen neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 2 MarkenG an-wendbar.

BGH URTEIL I ZR 50/14 vom 5. November 2015 – ConText

ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2, § 286 A; MarkenG § 5 Abs. 2 Satz 1, § 15 Abs. 2, § 21 Abs. 2 und 4; BGB § 242 Cc

a) Ein Unterlassungsantrag, der im vorangestellten abstrakten Teil die Verwendung eines Zeichens in Alleinstellung zum Gegenstand hat, im angefügten „Insbesondere“-Teil aber das Zeichen in-nerhalb einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Gesamtbezeichnung aufführt, ist wider-sprüchlich und daher unbestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

b) Soll die Nutzung eines Firmenbestandteils untersagt werden, muss eine Begehungsgefahr nicht nur für die Verwendung der Gesamtbezeichnung, sondern für die Benutzung des Firmenbestand-teils bestehen.

c) Hat eine Partei ihr Vorbringen im Laufe des Rechtsstreits oder im Hinblick auf in einem Vorpro-zess gehaltenen Vortrag geändert, insbesondere präzisiert, ergänzt oder berichtigt, kann dies im Rahmen der Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) Bedeutung erlangen.

d) Die allgemeinen Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Ver-bindung mit § 242 BGB) sind bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus einem Unternehmens-kennzeichen neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 2 MarkenG an-wendbar.
BGH, Urteil vom 5. November 2015 – I ZR 50/14 – OLG Zweibrücken

LG Frankenthal (Pfalz)

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom 5. November 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 30. Januar 2014 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurück-verwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Parteien erbringen bundesweit Übersetzungsdienstleistungen.
Der Kläger ist seit dem Jahr 1988 unter dem Namen „ConText“ auf dem Gebiet der Übersetzungsdienstleistungen tätig. Er nutzt seit Ende der 1980er Jahre bis heute den Namen „ConText“ überregional. Der Kläger ist Inhaber der am 29. Januar 2010 angemeldeten und am 10. März 2010 eingetragenen deut-schen Wortmarke „ConText“, die Schutz für Schreibdienste und die Anfertigung von Übersetzungen gewährt.
Die Beklagte ist frühestens seit Beginn des Jahres 1990 tätig und nutzte ebenfalls das Zeichen „Context“ für Übersetzungsdienstleistungen. Sie ließ im Jahr 2008 die deutsche Wort-Bild-Marke „Context“ eintragen. Im Jahr 2009 er-
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hob die Beklagte gegen den Kläger vor dem Landgericht Köln eine auf Unter-lassung der Zeichennutzung gerichtete Klage, die erfolglos blieb. Der Kläger nahm seine in diesem Rechtsstreit erhobene gegenläufige Widerklage im Februar 2010 zurück. Im Februar 2011 verzichtete die Beklagte nach Aufforde-rung durch den Kläger auf ihre Marke.
Mit Schreiben vom 8. Juni 2011 forderte der Kläger die Beklagte auf, sich strafbewehrt zu verpflichten, die Verwendung des Zeichens „Context“ in Allein-stellung bei den im nachfolgenden Klageantrag näher bezeichneten Dienstleis-tungen zu unterlassen. Die Beklagte kam dieser Aufforderung nicht nach.
Der Kläger sieht in der mit seinem Schreiben vom 8. Juni 2011 bean-standeten Zeichennutzung eine Verletzung seines Unternehmenskennzeichens „ConText“.
Der Kläger hat beantragt,
1. die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verur-teilen, es zu unterlassen,
bei Dienstleistungen im Bereich Fremdsprachendienste, Übersetzung, Text-konzeption, Textkreation und Lektorat die Bezeichnung „Context“ in Allein-stellung zu verwenden, insbesondere durch die „Context Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH“;
2. die Beklagte zu verurteilen, ihm Auskunft zu erteilen über die erzielten Um-sätze, die unter den in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen erzielt wurden, aufgegliedert nach Jahren;
3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm allen Schaden zu erset-zen, der diesem durch die in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen bisher ent-standen ist und/oder noch entstehen wird.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers hat zur Verurteilung der Beklagten geführt. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt die Beklagte ih-ren Klageabweisungsantrag weiter.
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Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die zulässige Klage sei aus §§ 5, 15 MarkenG begründet. Die Bezeichnung „ConText“ sei als unterschei-dungsfähiger Teil einer Firmenbezeichnung schutzfähig. Der Kläger habe hie-ran ausweislich des unstreitigen Tatbestands des erstinstanzlichen Urteils die prioritätsälteren Rechte. Da beide Parteien im Übersetzungsbereich tätig seien, bestehe Verwechslungsgefahr. Die Ansprüche des Klägers seien nicht verwirkt.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat Er-folg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverwei-sung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das angefochtene Urteil kann schon deshalb keinen Bestand haben, weil der Unterlassungsantrag (Klageantrag 1) nicht hinreichend bestimmt ist (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).
a) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag – und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung – nicht derart un-deutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstre-ckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist. Der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisi-onsverfahren von Amts wegen zu beachten (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 28. November 2013 – I ZR 7/13, GRUR 2014, 398 Rn. 14 = WRP 2014, 431 – Online-Versicherungsvermittlung; Urteil vom 8. Mai 2014 – I ZR 217/12, BGHZ 201, 129 Rn. 24, jeweils mwN).
b) Der vorliegende Unterlassungsantrag ist gerichtet auf das Verbot, bei den im Antrag näher bezeichneten Dienstleistungen „die Bezeichnung ‚Context‘
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in Alleinstellung zu verwenden, insbesondere durch die ‚Context Gesellschaft für Sprachen- und Mediendienste mbH'“. Im vorangestellten abstrakten Teil wird also die Verwendung des Zeichens in Alleinstellung beschrieben, im „Insbeson-dere“-Teil hingegen erfolgt die Nennung der Bezeichnung innerhalb der aus mehreren Bestandteilen bestehenden Firma der Beklagten. Diese Verknüpfung ist widersprüchlich und führt zur Unbestimmtheit des Antrags.
aa) Der mit „insbesondere“ eingeleitete Teil eines Unterlassungsantrags dient zum einen der Erläuterung des in erster Linie beantragten abstrakten Ver-bots, indem er beispielhaft verdeutlicht, was unter der im abstrakten Antragsteil genannten Form zu verstehen ist. Zum anderen kann der Kläger auf diese Wei-se deutlich machen, dass Gegenstand seines Begehrens nicht allein ein umfas-sendes, abstrakt formuliertes Verbot ist, sondern dass er – falls er insoweit nicht durchdringt – jedenfalls die Unterlassung des konkret beanstandeten Verhaltens begehrt, wobei allerdings auch dieser „Insbesondere“-Zusatz den allgemeinen Regeln unterliegt und deshalb dem Bestimmtheitsgebot entsprechen muss (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 28. November 1996 – I ZR 197/94, GRUR 1997, 767, 768 = WRP 1997, 735 – Brillenpreise II; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 81/10, GRUR 2012, 945 Rn. 22 = WRP 2012, 1222 – Tribenuronmethyl). Wählt der Kläger eine Verallgemeinerungsform, deren abstrakter Inhalt die „Insbesondere“-Variante nicht mehr umfasst, kann der Klage nicht in dieser Va-riante stattgegeben werden, weil die mit „insbesondere“ beginnenden Teile des Klageantrags keinen eigenen Streitgegenstand enthalten und daher nicht als echte Hilfsanträge anzusehen sind (vgl. BGH, Urteil vom 20. März 1997 – I ZR 241/94, GRUR 1997, 672, 673 = WRP 1997, 727 – Sonderpostenhändler; BGH, GRUR 2012, 945 Rn. 22 – Tribenuronmethyl). Vielmehr ist in einem sol-chen Fall der gesamte Antrag wegen Widersprüchlichkeit unbestimmt (vgl. Büscher in Fezer, UWG, 2. Aufl., § 12 Rn. 302; Köhler in Köhler/Bornkamm,
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UWG, 34. Aufl., § 12 Rn. 2.46; Schwippert in Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 11. Aufl., Kap. 51 Rn. 40).
bb) Im vorliegenden Fall widersprechen sich der abstrakte Antragsteil und der „Insbesondere“-Zusatz, weil allgemein die Verwendung des Zeichens in Alleinstellung verboten werden soll, während der „Insbesondere“-Zusatz eine Verwendungsform beschreibt, die gerade keine Alleinstellung, sondern die Nennung des Zeichens innerhalb einer Gesamtbezeichnung aufweist. Sofern der Kläger mit seiner Antragsfassung zum Ausdruck bringen wollte, die Ver-wendung innerhalb der Firma erfolge in Alleinstellung, weil die weiteren Be-standteile rein beschreibend seien, wäre der Antrag schon im abstrakten Teil unbestimmt. Die Würdigung, ob Bestandteile einer Gesamtbezeichnung gegen-über einem einzelnen prägenden Bestandteil zurücktreten, ist der konkreten Verwendung vorbehalten und kann durch die Antragsformulierung „in Alleinstel-lung“ nicht vorweggenommen werden. Es wäre damit unklar, was der Kläger mit „Alleinstellung“ meint.
c) Die Klage kann beim derzeitigen Verfahrensstand nicht als unzulässig abgewiesen werden. Nach der Rechtsprechung des Senats gebieten bei erst-mals in der Revisionsinstanz festgestellten Mängeln des Klageantrags der Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Anspruch der Parteien auf ein fai-res Gerichtsverfahren, dem Kläger durch die Wiedereröffnung der Berufungs-instanz Gelegenheit zu geben, den insoweit bestehenden Bedenken durch eine angepasste Antragsfassung Rechnung zu tragen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 8. März 2012 I ZR 85/10, GRUR 2012, 1153 Rn. 16 = WRP 2012, 1390 Unfallersatzgeschäft; Urteil vom 20. Juni 2013 – I ZR 55/12, GRUR 2013, 1235 Rn. 14 = WRP 2014, 75 – Restwertbörse II; Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 45 = WRP 2015, 1487 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; jeweils mwN). Die Frage der Bestimmtheit des Klagean-trags ist in den Vorinstanzen nicht angesprochen worden. Somit ist dem Kläger
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durch eine Zurückverweisung die Möglichkeit zur Anpassung seines Unterlas-sungsantrags zu geben.
2. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben; es ist bereits wegen des Verfahrensfehlers aufzuheben und die Sache an das Beru-fungsgericht zurückzuverweisen (§ 562 Abs. 1 ZPO).
Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren wird auf Folgendes hinge-wiesen:
a) Die Annahme des Berufungsgerichts, dem Kläger stehe an der Be-zeichnung „ConText“ ein nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG geschütztes Unter-nehmenskennzeichenrecht zu, hält den Angriffen der Revision stand.
aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 ahd.de). Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung vo-raussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Be-zeichnung (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 ahd.de). Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräfti-gen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 = WRP 2013, 61 Castell/VIN CASTELL). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche
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Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 28 Castell/VIN CASTELL). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Ver-kehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unterneh-mens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995 I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 33 Castell/VIN CASTELL).
bb) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht seiner Entscheidung zu-grunde gelegt. Die Revision rügt ohne Erfolg, dass keine der Parteien die Be-zeichnung „Context“ in Alleinstellung benutze und dass im Rahmen der Fir-menbezeichnung dieser Bestandteil so kennzeichnungsschwach sei, dass die Kombination mit den übrigen Firmenbestandteilen relevant werde.
Für die Erlangung der Schutzfähigkeit nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kommt es nicht darauf an, ob eine Bezeichnung tatsächlich in Alleinstellung be-nutzt worden ist. Ausreichend ist vielmehr die Eignung der Bezeichnung, sich als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Das Beru-fungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass dem Firmenbestandteil „ConText“ aufgrund seiner Unterscheidungskraft eine solche Eignung zukommt, weil der Verkehr diesen – anders als den weiteren Firmenbestandteil „Commu-nication“ – nicht als beschreibenden Hinweis auf den Unternehmensgegenstand des Klägers auffasst. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft obliegt im We-sentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist lediglich zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfah-rungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberück-sichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 20 = WRP 2014, 452 REAL-Chips). Die Beurteilung des Beru-
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fungsgerichts genügt diesem Maßstab. Das Berufungsgericht ist weiter zu Recht davon ausgegangen, dass die Bezeichnung „ConText“ geeignet ist, im Verkehr als Name des Unternehmensträgers aufgefasst zu werden. Diese Be-urteilung greift die Revision nicht an.
b) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien Verwechslungsge-fahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG besteht.
aa) Die Beurteilung der Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeich-nungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens des Klägers und der Nähe der Unternehmensbereiche (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 I ZR 158/05, GRUR 2008, 1102 Rn. 15 = WRP 2008, 1530 Haus & Grund I). Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
bb) Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe angesichts der Tä-tigkeit beider Parteien als Übersetzungsunternehmen Branchenidentität, greift die Revision nicht an. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
cc) Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens durch das Berufungsgericht erweist sich ebenfalls als rechtsfehlerfrei. Das Berufungs-gericht hat dem Klagezeichen zwar nicht ausdrücklich einen bestimmten Grad an Kennzeichnungskraft zugesprochen, jedoch festgestellt, dass es namens-mäßige Unterscheidungskraft aufweist. Es hat in diesem Zusammenhang an-genommen, der Bestandteil „ConText“ im Klagezeichen sei nicht beschreibend. Die darin liegende Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
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dd) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht von Zeichenidentität ausgegangen.
(1) Zu Recht hat das Berufungsgericht der für den Kläger geschützten Unternehmensbezeichnung „ConText“ den Firmenbestandteil „Context“ der Be-klagten gegenübergestellt. Die Revision rügt erfolglos, die Bestandteile „ConText“ und „Context“ innerhalb der Firmenbezeichnungen der Parteien sei-en derart kennzeichnungsschwach, dass bei der Bestimmung des Gesamtein-drucks die übrigen Firmenbestandteile relevant würden.
Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu verglei-chen. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzei-chenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, kann dieser gesondert geschütz-te Teil dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt werden. Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich so-wohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt (vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 2002 I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 899 = WRP 2002, 1066 defacto, mwN). Der Grund für diesen selb-ständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbe-zeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 IMS; BGH, GRUR 2002, 898, 899 defacto).
Danach hat das Berufungsgericht dem Klagezeichen „ConText“ zu Recht den Firmenbestandteil „Context“ der Beklagten gegenübergestellt. Die weiteren Bestandteile „Sprachen- und Mediendienste GmbH“ der Firma der Beklagten sind rein beschreibend und treten daher bei der Bestimmung des Gesamtein-drucks hinter den allein kennzeichnenden Bestandteil „Context“ zurück.
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(2) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, zwischen den zu vergleichenden Zeichen bestehe Identität. Ein Zeichen ist nicht nur dann mit einem geschützten anderen Zeichen identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die das geschützte Zei-chen bilden, sondern auch dann, wenn es als Ganzes betrachtet nur so gering-fügige Unterschiede gegenüber dem geschützten Zeichen aufweist, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (vgl.